不拥有相应的权利而使用®符号是迷惑性行为

欧洲新报

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不拥有相应的权利而使用®符号是迷惑性行为

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一．案情简介
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    诉讼双方均为销售“可卷帘子”(Rollos)的企业，双方争议的焦点是谁有权使用Thermoroll®的标记开展广告宣传活动。

* e3 y8 l  x* C) L. T1 [& [: F* n8 V    被告购得了某一破产企业的财物，其中包括带有Thermoroll®标记的宣传品。原告于1987年注册了“Termorol“的字母商标，保护范围包括以纺织品和人造纤维为原料的各类帘子。此后，原告在没有相应许可的情况下，使用了带有Thermoroll®标记的宣传品做广告。
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; }6 u4 R' P; t# Z- e% s    双方均认为对方无权使用带有Thermoroll®标记的宣传品做广告，争执不下。2005年，原告提起了法庭诉讼。2006年2月，原告取得了Thermoroll®的使用许可。被告在法庭诉讼中提出了反诉，要求法院判决原告提供2006年2月之前使用Thermoroll®标记为遮阳/遮光卷帘做广告的详细情况，并确认原告负有赔偿相关损失的义务。

; f1 r; {$ e, z+ D7 W: J" }) f, l二．法院判决
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    本案历经三审，联邦最高法院终审支持了被告的反诉请求，判决原告应提供2006年2月之前相关广告行为的详细情况并承担损失赔偿的责任（BGH, Urteil vom 26.02.2009, Az.: I ZR 219/06; 前两审分别为：LG Mannheim, Entscheidung vom 06.12.2005, 2 O 241/05和 OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 22.11.2006, 6 U 1/06）。

, ]) ^3 G- [( c* K: ^6 k    联邦最高法院首先指出，使用®符号附加于某一标记之后，给消费者带来的感觉是使用者拥有该标记的商标权或使用许可。而原告在2006年2月之前既不拥有“Thermoroll”的注册商标，也未取得Thermoroll®的使用许可，但却以Thermoroll®的标记为产品做广告，这无疑是具有迷惑性的行为。

( ~' h7 n$ m" W; V+ p4 V% G% Y    联邦最高法院随后指出，原告自1987年起拥有的商标“Termorol“虽与“Thermoroll”只有两个字母的差别，但这两个字母的差别并非微不足道。首先，通过在字母“T”后面增加字母“h”，大大地加强了与“Thermo-”（在复合词中表示“热，热的”意思）这一概念的联想；其次，通过在词尾使用双辅音（在词尾字母“l”后面增加字母“l”），使“Termorol“最后一个音节“o”的长发音被“Thermoroll”最后一个音节“o”的短发音而取代。由此可见，这两个字母的加入不仅在一定程度上改变了词义，而且还改变了词的发音，因而超出了注册商标“Termorol“ 在正当范畴内的使用。

    联邦最高法院认定，原告的迷惑性行为也具有“竞争法方面的重要性”（wettbewerbsrechtliche Relevanz）。因为，顾客在看到®符号附加于某一标记之后时，通常会认为涉及的产品具有良好的质量；而®符号作为质量印记，会对顾客是否作出购买的决定带来一定的影响。本案中，原告清楚地知悉自己拥有的商标“Termorol“与使用的标记“Thermoroll”之间的区别，作为一个企业，原告却采取这种方式做广告，就自己是否拥有Thermoroll®标记的使用权问题引起错误印象，并期待从中得到益处，这无疑是法律禁止的行为。
) z# w' R$ Y) ]联邦最高法院最后判定，2006年2月之前，原告无权使用Thermoroll®的标记，因而应向被告提供此前使用该标记做广告的详细情况，并承担由此产生的损失赔偿义务。
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1 i) b5 h: Z; Z1 V8 }三．读者提示

2 ~$ B6 N) d% j- E4 [4 d    上述案例表明，一个小小的®符号，如果使用不当，则有可能引起大的问题，在此，我建议大家谨慎用之。
5 N% O# H) F  ^, M) J+ z在德国，原则上商标注册之后即享受保护，所以从法律角度上讲，并不必须在注册商标的后面加注®符号（以取得保护）。但是如果决定加注这个符号，则应事先确证该商标将使用于切实已注册的商品类别或服务类别。

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温天敏律师
Wen & Schomerus
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温氏律师事务所（德国）
- u4 e; L, }  j2009年9月24日于汉堡